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這樣答復(fù)審查意見,讓專利授權(quán)成功概率大大提升!

專利申請 發(fā)明專利 實用專利

  2021年我國發(fā)明專利申請量為158.6萬件,授權(quán)發(fā)明專利69.6萬件,其中國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)58.6萬件,國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)率為36.9%。我國目前正處在從“專利大國”到“專利強(qiáng)國”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期,近幾年來,國家知識產(chǎn)權(quán)局嚴(yán)加打擊非正常專利申請,可以預(yù)計今后發(fā)明專利的審查標(biāo)準(zhǔn)會越發(fā)嚴(yán)格并將會成為一種長期態(tài)勢。
  中國發(fā)明專利授權(quán)率較低的原因是多方面的,首要原因就在于發(fā)明的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)要比實用新型高,對技術(shù)創(chuàng)新性要求高,如果在技術(shù)層面的確沒有足夠的創(chuàng)新,那么無論專利申請文件再怎樣包裝都是無法獲得授權(quán)的。除此之外,一個更重要的原因在于,由于發(fā)明專利是要進(jìn)行實質(zhì)性審查的,對于審查員發(fā)出的“審查意見通知書”,發(fā)明人會有一種“隔行如隔山,有力使不出”的感覺:明明覺得自己的發(fā)明很好,卻難以說服審查員,最終只能無奈接受專利被駁回的結(jié)局。
  “審查意見通知書”實際上是專利申請的“體檢報告”,是審查員不能授予專利權(quán)的駁回理由匯總,發(fā)明人要想獲得授權(quán),就必須針對審查意見進(jìn)行答復(fù),這實際上要比專利申請文件的撰寫更為困難,對專業(yè)能力的要求也更高。在“審查意見通知書”眾多駁回理由中,有一個理由是最難答復(fù)的,或者換句話說,只要能答復(fù)好這個駁回理由,發(fā)明專利申請就基本上能夠獲得授權(quán)了,這個理由就是:專利申請沒有創(chuàng)造性。
  專利創(chuàng)造性問題是專利領(lǐng)域的終極性問題,并且它是一個非常主觀的問題。在“審查意見通知書”中,審查員常常是這么表述的:“專利申請所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1相比存在以下區(qū)別技術(shù)特征,但是該區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)被對比文件2所公開或者是本領(lǐng)域的公知常識或常規(guī)技術(shù)手段,因此對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,很容易想到將對比文件1所公開的技術(shù)特征與對比文件2所公開的區(qū)別技術(shù)特征或者公知常識相結(jié)合,因此,本專利申請的技術(shù)方案沒有創(chuàng)造性,不能授權(quán)”。
  怎么辦?面對這樣的審查意見,發(fā)明人要么直接放棄答復(fù)“落荒而逃”,要么答復(fù)不在要點上“隔靴搔癢”,或者辛苦寫了一堆理由卻“無功而返”。要想破解這個困境,單純技術(shù)層面的答復(fù)技巧效果甚微,需要的是在思維觀念層面,或者說在答復(fù)方法論層面進(jìn)行一次升級,打通任督二脈,才能形成切入點準(zhǔn)、條理性好、邏輯性高、說服力強(qiáng)的答復(fù)意見。
  具體而言,審查員是按照“專利創(chuàng)造性審查三步法”來對專利創(chuàng)造性進(jìn)行審查的,該三步法在《專利審查指南》中有明確的規(guī)定,是最基本的游戲規(guī)則。雖然與發(fā)明人相比,審查員在審查過程中處于相對強(qiáng)勢的地位,但是審查員仍然必須按照“三步法”的規(guī)定來操作,否則就構(gòu)成違規(guī)。因此,如何理解“三步法”這個游戲規(guī)則的本質(zhì)是最關(guān)鍵的事情。具體而言,在邏輯層面,審查員運用“三步法”對專利個案進(jìn)行審查的過程實質(zhì)上是一個典型的三段論法律推理過程,即在“三步法”所設(shè)定的審查規(guī)則的大前提下,套入專利個案技術(shù)事實的小前提,最終得出是否具有創(chuàng)造性的結(jié)論?!叭椒ā钡膶彶闄C(jī)制具有三個顯著特征:正面立論、環(huán)環(huán)相扣以及難以自糾。所謂“正面立論”就是說審查員為了證實其審查結(jié)論的正確性,就必須將其論據(jù)以及整個論證過程清晰完整地展示出來,這猶如一個蓋房子的過程,核心在于“立”。所謂“環(huán)環(huán)相扣”是指三步法中的每一個步驟在邏輯上是單向的、依次遞進(jìn)的關(guān)系,后一個步驟的成立必須以前一個步驟的成立為前提,猶如一個房子要蓋到第三層,則必須依次先蓋好第一層和第二層。所謂“難以自糾”是指三步法的審查機(jī)制不具有自我糾錯功能,如果在前一個步驟中出現(xiàn)了審查錯誤,那么在后面的步驟中則難以通過自檢發(fā)現(xiàn)錯誤的存在,從而會出現(xiàn)將錯就錯、一錯到底的情形。
  答復(fù)創(chuàng)造性問題的方法論必須要針對三步法本身所具有的上述三大特征來構(gòu)建才可能取得最佳答復(fù)效果。具體來說,對于“正面立論”而言,由于審查員審查工作的核心在于“立”,即如何蓋房子,那么答復(fù)工作的核心就在于“破”,即如何拆房子。對于“環(huán)環(huán)相扣”而言,由于審查員在運用三步法審查專利個案時每一個步驟都必須正確,才能證明其最終得出的專利不具有創(chuàng)造性的結(jié)論是正確的,那么對于答復(fù)而言,只需要能找到和證明審查員在運用三步法的過程中至少有一個步驟不能成立,就可以推翻審查員的結(jié)論,從而證明專利是有創(chuàng)造性的。對于“難以自糾”而言,由于在審查過程中一旦某個步驟出現(xiàn)審查錯誤,審查員通常難以自檢發(fā)現(xiàn)從而容易導(dǎo)致審查結(jié)論的錯誤,因此對審查意見進(jìn)行答復(fù)的過程實質(zhì)上就可以轉(zhuǎn)變成發(fā)明人主動地對審查員在具體個案中運用三步法是否正確進(jìn)行核實的過程。
  綜上所述,可以將答復(fù)創(chuàng)造性問題的方法論歸納為:發(fā)明人是以作為“審查員的審查員”的視角來分析解讀審查意見,逐項地核實判斷審查員在運用三步法進(jìn)行審查時的每一個步驟是否正確,從審查員的每一個論證步驟中尋找爭辯點,并以該爭辯點作為答復(fù)審查意見的切入口和方向,通過反駁審查員在論證過程中的某一個步驟不能成立從而達(dá)到反向地證明專利權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的目的。

  當(dāng)然,理解了以上答復(fù)方法論之后,只是具有了內(nèi)功,要想在實戰(zhàn)中發(fā)揮作用,還需要進(jìn)一步了解具體的招式,才能見招拆招。


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